Il Tribunale di Milano su tutela del marchio e reti di distribuzione selettiva
Con ordinanza dello scorso 18 dicembre nel giudizio R.G. n. 44211/2018, la Sezione Specializzata in Materia di Impresa “A” del Tribunale di Milano ha fornito una chiara sintesi dei principi che regolano la tutela del marchio nei confronti del rivenditore estraneo alla rete di distribuzione selettiva del titolare del marchio medesimo.
La vertenza era stata avviata dalla società produttrice dei cosmetici professionali di lusso a marchio Nashi e Nashi Argan, rivenduti esclusivamente attraverso una rete di distribuzione selettiva, per il loro utilizzo sul cliente finale solo da parte di personale debitamente formato. La ricorrente aveva agito contro un rivenditore di tali prodotti estraneo alla propria rete di vendita e che offriva i cosmetici sul proprio sito web e su Amazon. Secondo la ricorrente, ciò costituiva violazione dei propri marchi; il rivenditore riteneva invece che la propria commercializzazione fosse legittima alla luce del principio di esaurimento dei diritti di marchio, avendo esso acquistato i prodotti originali da terzi distributori italiani dei medesimi.
In base al summenzionato principio di esaurimento, come è noto, il titolare del marchio non può opporsi all’ulteriore commercializzazione dei prodotti immessi nello Spazio Economico Europeo con il suo consenso; ciò, tuttavia, a meno che sussistano motivi legittimi per opporvisi, motivi che la giurisprudenza ravvisa tra l’altro nel pregiudizio recato alla funzione di indicazione di origine del marchio e alla reputazione del marchio stesso. Secondo la ricorrente, tali pregiudizi sussistevano nel caso in questione, poiché la commercializzazione posta in essere dalla resistente:
poteva indurre a ritenere erroneamente che questa appartenesse alla rete di distribuzione selettiva della ricorrente;
avveniva: tramite una piattaforma di commercio online “generalista” in cui non vengono commercializzati prodotti di lusso; verso un pubblico indiscriminato ed indifferenziato anziché ai soli consumatori sottoposti a trattamento da professionisti; senza la necessaria assistenza da parte di personale adeguatamente formato che abbia previamente esaminato le esigenze del consumatore finale; e con modalità di presentazione mediocri e ben lontane dall’immagine di lusso e cura dei prodotti.
Nell’ordinanza in commento, il Giudice accoglie integralmente la prospettazione della ricorrente, richiamando tra l’altro il dettato della sentenza della Corte di Giustizia UE nel caso C-230/16 (Coty Germany) di cui abbiamo parlato qui in questo blog. In particolare, il Giudice afferma che “la documentazione prodotta dalla ricorrente conferma la rinomanza dei suoi marchi e dei suoi prodotti nonché la riconducibilità di essi ad una fascia di immagine di prestigio e di lusso”, e che il sistema di distribuzione selettiva ditali prodotti è legittimo: esso, infatti, “appare finalizzato anche a garantire, tramite l’accertata preparazione professionale dei soggetti autorizzati – o tramite un’adeguata attività di formazione e di specializzazione –, l’utilizzazione appropriata dei prodotti in relazione alle esigenze della clientela finale, così contribuendo anche sotto tale profilo all’esigenza di salvaguardare l’immagine ed il prestigio del prodotto”;inoltre, “i criteri qualitativi predisposti ed utilizzati dalla ricorrente nella selezione dei soggetti autorizzati risultano del tutto coerenti con l’intento di salvaguardare l’immagine di lusso dei prodotti in questione, sono stabiliti indistintamente e applicati in modo non discriminatorio nonché proporzionati rispetto all’obiettivo perseguito”.
Precisato quanto sopra, il Giudice conferma altresì l’esistenza di un pregiudizio effettivo all’immagine di lusso e di prestigio dei prodotti a marchio Nashi e Nashi Argan, viste “le modalità di presentazione al pubblico dei prodotti in questione da parte della resistente sia su piattaforme e-commerce che sul suo sito web, che ne manifestano nella loro presentazione la piana assimilazione a qualsiasi generico prodotto del settore anche di minore qualità. A ciò si aggiunga che la resistente non garantisce in alcun modo una specifica professionalità nell’utilizzazione di tali prodotti”.
Il Giudice conclude quindi “che l’offerta in vendita di tali prodotti da parte della resistente secondo le modalità descritte non può ritenersi legittimamente eseguita, non operando nella specie il principio dell’esaurimento dei diritti del titolare del marchio a seguito della prima immissione in commercio, e che dunque tale condotta integra la violazione dei diritti della ricorrente sui propri marchi ai sensi dell’art. 20, lett. a) c.p.i.”. Di conseguenza, il Giudice inibisce la resistente dal commercializzare i prodotti e usare i marchi (con penale di € 100 per ogni ulteriore prodotto commercializzato o offerto in vendita), ordina il ritiro dei prodotti in commercio entro tre giorni (con penale di € 1.000 per ogni giorno di ritardo nell’adempiere), condanna la resistente al pagamento delle spese di lite e ordina la pubblicazione del provvedimento per trenta giorni sulla home page del sito web della resistente.