Il Tribunale dell’Unione Europea di nuovo sul marchio “BUD”

Con sentenza dello scorso 22 gennaio, il Tribunale dell’Unione Europea (TUE) si è pronunciato su rinvio della Corte di Giustizia UE (CGUE) nelle cause riunite T-225/06 RENV, T-255/06 RENV, T-257/06 RENV e T-309/06 RENV, nell’ambito delle quali due aziende di fabbricazione di birra, l’americana Anheuser-Busch (AB) e la ceca Budějovický Budvar (BB), si contendevano ormai da anni il marchio “Bud”.

Questi i fatti all’origine della decisione: BB, assumendosi titolare del marchio internazionale figurativo “Bud” valido in Austria, Benelux e Italia, nonché di corrispondente denominazione di origine protetta in Francia, Austria, Italia e Portogallo, presentava una serie di opposizioni alla registrazione da parte di AB del marchio comunitario “BUD” (il “Marchio Comunitario”) per prodotti analoghi ai propri. In particolare, BB fondava la propria opposizione sull’articolo 8 parr. 1 e 4 del Regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario (il “Regolamento”), in base a cui può opporsi alla registrazione di un marchio comunitario il titolare di un identico marchio registrato anteriore ovvero di un segno anteriore non registrato che tuttavia sia “utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale”. Nel corso del procedimento, poi, BB abbandonava le proprie difese relative al marchio figurativo internazionale – e quindi all’art. 8 par. 1 del Regolamento – e concentrava le proprie pretese sui propri diritti di denominazione di origine protetta (la “Denominazione”). (…)

L’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (“UAMI”) respingeva le opposizioni di BB escludendo che questi possedesse i diritti vantati, sia per non essere “bud” una denominazione di origine protetta, sia per non essere comunque stato provato un utilizzo significativo della Denominazione medesima nei paesi interessati.

Su ricorso di BB, le decisioni UAMI venivano tuttavia annullate dal TUE, che condannava altresì l’UAMI e la AB al pagamento delle spese legali.

La decisione del TUE veniva però a sua volta riformata dalla CGUE, a seguito di impugnazione da parte della AB, per avere il TUE commesso degli errori nel valutare il presupposto de “l’utilizzo nel traffico commerciale di un segno di portata non puramente locale”. In particolare, la CGUE riteneva che il TUE avesse “erroneamente affermato, anzitutto, che la portata del segno in questione, che non può essere puramente locale, deve essere valutata unicamente sulla base dell’estensione del territorio di protezione di tale segno, senza tener conto dell’utilizzo di quest’ultimo in tale territorio, in secondo luogo, che il territorio pertinente per valutare l’uso del segno in questione non è necessariamente il territorio di protezione del segno stesso e, infine, che l’uso di questo segno non deve necessariamente verificarsi prima della data di deposito della domanda di registrazione del marchio comunitario”. La CGUE rinviava quindi al TUE la verifica del valore probatorio degli elementi di fatto offerti dalla ricorrente dinanzi all’UAMI per dimostrare il soddisfacimento, con riferimento alla Denominazione, del presupposto dell’utilizzo nel traffico commerciale di un segno di portata non puramente locale richiesto dall’art. 8 co. 4 del Regolamento.

Nella pronuncia in esame il TUE, sulla scorta di quanto affermato dalla CGUE nella sua pronuncia, precisa innanzitutto che “Per poter impedire la registrazione di un nuovo segno, il segno che viene invocato a sostegno dell’opposizione deve essere effettivamente utilizzato in un modo sufficientemente significativo nel traffico commerciale e deve avere un’estensione geografica che non sia puramente locale, il che implica, qualora il territorio di protezione di tale segno possa essere considerato come diverso da locale, che la suddetta utilizzazione abbia luogo in una parte rilevante di tale territorio. Al fine di stabilire se ricorra tale ipotesi, occorre tener conto della durata e dell’intensità dell’utilizzo di tale segno in quanto elemento distintivo per i suoi destinatari, che sono tanto gli acquirenti e i consumatori quanto i fornitori e i concorrenti. A questo proposito appaiono pertinenti, in particolare, le utilizzazioni del segno effettuate nella pubblicità e nella corrispondenza commerciale. Inoltre, la valutazione del presupposto attinente all’uso nel traffico commerciale deve essere effettuata in modo separato per ciascuno dei territori nei quali il diritto invocato a sostegno dell’opposizione beneficia di tutela. Infine, l’uso del segno in questione nel traffico commerciale dev’essere dimostrato prima della data di deposito della domanda di registrazione del marchio comunitario”.

Nell’applicare tali criteri, il TUE – trascurando la difesa di BB secondo cui il soddisfacimento dei medesimi non dovrebbe essere richiesto per le denominazioni di origine (che intrinsecamente atterrebbero a prodotti la cui produzione ed esportazione sono limitate), essendo in qualche modo attestati dalla sua registrazione – conclude sostanzialmente che BB non aveva fornito sufficienti prove dell’utilizzo rilevante nel traffico commerciale della Denominazione per il periodo anteriore alla domanda di registrazione del Marchio Comunitario. In particolare, le fatture prodotte da BB per dimostrare la commercializzazione di beni riportanti la Denominazione si erano rivelate in parte successive alla data di deposito della domanda di registrazione del Marchio Comunitario, in parte – anche se anteriori – comunque comprovanti vendite assai esigue, anche da un punto di vista territoriale; e i materiali pubblicitari depositati da BB erano riferiti ad un periodo di tempo molto limitato (tre mesi) e non consentivano di comprenderne la diffusione in termini territoriali e di pubblico interessato. Da qui il rigetto delle opposizioni di BB ai marchi registrati da AB.