Il revirement della Cassazione sulle Italian Torpedo

(Pubblicato anche sul portale Diritto24 de Il Sole 24 Ore)

Con sentenza n. 14508/13 dello scorso 10 giugno, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato la giurisdizione dei tribunali italiani sulle azioni “cross-border” per l’accertamento della non-contraffazione di porzioni non italiane di brevetti europei (c.d. “Italian Torpedo”). La decisione ribalta in sostanza quanto precedentemente affermato in merito dalla medesima Suprema Corte nel caso BL Macchine Automatiche vs Windmoeller (sent. n. 19550/2003).

Come è noto, le azioni c.d. “Italian torpedo” sono azioni tipicamente instaurate in Italia dal presunto contraffattore al fine di trarre vantaggio dai tempi lunghi della nostra giustizia, a prescindere dalla loro fondatezza: con la loro instaurazione, il presunto contraffattore blocca sostanzialmente le azioni di accertamento della contraffazione che il titolare del brevetto voglia instaurare avanti a corti europee più veloci, portate (in particolare quelle tedesche) a sospendere il procedimento di contraffazione in attesa dell’esito di quello italiano sulla non-contraffazione precedentemente avviato. La norma su cui, in queste azioni, è stata tradizionalmente fondata l’affermazione della giurisdizione delle corti italiani anche per porzioni nono italiane di brevetti europei è l’art. 5(3) della Convenzione di Bruxelles del 1968, sostanzialmente corrispondente – seppur con qualche differenza – all’art. 5(3) del Regolamento (CE) n. 44/2001 in base al quale “La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro… in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire“.

A fronte di tali azioni, nel 2003 nel caso Windmoeller la Cassazione aveva negato la sussistenza della giurisdizione italiana, sull’assunto che, nel momento in cui il presunto contraffattore agisce per la declaratoria della non-contraffazione, egli sostanzialmente nega l’esistenza di alcun illecito, per cui l’art. 5(3) summenzionato non sarebbe applicabile. Tuttavia, è recentemente intervenuta sul tema la Corte di Giustizia CE, affermando (in Folien Fischer, C-133/11) che “l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che un’azione di accertamento negativo volta a far dichiarare l’assenza di responsabilità da illecito civile doloso o colposo ricade nella sfera di applicazione di tale disposizione“. Da qui il revirement della nostra Suprema Corte nella decisione in commento.

Nel caso di specie, la società tedesca Asclepion Laser Technologies Gmbh (“Asclepion”) aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma le società statunitensi The General Hospital Corporation (Massachusetts General Hospital) e Palomar Medical Technologies Inc. (le “Ricorrenti”), al fine di ottenere l’accertamento della non contraffazione da parte sua delle porzioni italiana e tedesca di due brevetti europei delle Ricorrenti. Le Ricorrenti avevano quindi adito la Corte di Cassazione al fine di sentire dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano, “in quanto la causa era stata promossa da società estera contro due convenute anch’esse straniere, non aventi in Italia la sede, neppure secondaria”. Tuttavia la Cassazione, facendo riferimento all’art. 5(3) del Regolamento CE n. 44/2001 e alla pronuncia della CGUE in Folien Fisher summenzionata, ha alla fine disatteso le tesi delle Ricorrenti affermando che, “in relazione all’accertamento negativo richiesto da Asclepion al Tribunale di Roma, va affermata la giurisdizione del giudice italiano, come giudice del luogo in cui l’illecito può avvenire, da ritenersi estesa anche alla «frazione tedesca» del brevetto europeo”.