Il marchio Skype non può essere registrato, per rischio di confusione con il marchio Sky
Con tre decisioni del 5 maggio 2015 nelle cause T-423/12, T-183/13 e T-184/13, il Tribunale dell’Unione Europea (“TUE”) ha dichiarato che esiste un rischio di confusione tra i marchi denominativo e figurativo SKYPE e il marchio anteriore denominativo SKY, il quale rischio di confusione impedisce la registrazione del segno SKYPE come marchio comunitario.
Questo lo sfondo della controversia. Nel 2004 e nel 2005, Skype Ultd richiese all’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (“UAMI”) la registrazione dei propri marchi denominativo e figurativo. Le domande di registrazione riguardavano le classi 9, 38 e 42 della classificazione di Nizza, cioè fondamentalmente prodotti audiovisivi, comunicazioni VOIP peer-to-peer, servizi informatici e sviluppo di software. Il gruppo televisivo Sky fece opposizione contro tali domande sulla base del proprio anteriore marchio denominativo comunitario, depositato il 30 aprile 2003 tra l’altro per le classi 9, 38, 41 e 42. La Divisione di Opposizione dell’UAMI accolse l’opposizione respingendo quindi le domande di registrazione di Skype, e la Commissione di Ricorso respinse a sua volta il ricorso presentato da Skype contro le decisioni della Divisione di Opposizione. Skype chiese quindi l’annullamento di tali decisioni dinanzi al TUE.
Nel procedimento in esame, Skype ha sostanzialmente affermato che le decisioni dell’UAMI di rifiutare le sue domande di registrazione violano l’articolo 8(1)(b) del Regolamento n. 207/2009, secondo il quale “In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato ( … )“. A sostegno del proprio motivo di appello, Skype ha affermato:
che i segni di cui trattasi non sono simili;
che i marchi da essa richiesti hanno acquisito, attraverso l’uso estensivo, un “secondary meaning” per i prodotti e i servizi di cui trattasi, che serve a contrastare qualsiasi somiglianza dei segni;
che i marchi in questione convivono sul mercato senza alcuna confusione da molti anni.
Nella propria decisione qui in commento, il TUE rigetta le argomentazioni di Skype per le ragioni che seguono.
Per quanto riguarda la somiglianza tra i marchi, il TUE condivide la tesi della Commissione di Ricorso dell’UAMI che aveva concluso che:
“quanto al confronto visivo, il pubblico di riferimento noterebbe le tre lettere ‘sky’ comuni ai due marchi, in quanto si trovano all’inizio del segno. Di conseguenza, vi è un grado medio di somiglianza visiva“; ciò vale anche per il marchio figurativo Skype, poiché “l’elemento figurativo si limita a evidenziare l’elemento verbale, in particolare per via del fatto che esso appare come un bordo che ripercorre accuratamente i contorni della parola ‘Skype’, senza aggiungere alcun’altra forma identificabile“;
“sul piano fonetico … i due segni si pronunciano in una sillaba (‘skaip’ e ‘skai’) e l’inizio dei marchi dunque coincide, con l’unica differenza nella finale ‘p’ del marchio richiesto. Vi è un grado medio di somiglianza fonetica”;
“sul piano concettuale, la parola inglese ‘sky’ indica ‘la regione dell’atmosfera e dello spazio esterno vista dalla terra’. Anche se il termine ‘skype’ non ha alcun significato in inglese, rimane la possibilità che il pubblico di riferimento riconosca al suo interno la parola ‘sky’, che corrisponde all’inizio del marchio richiesto. Pertanto, vi è un grado medio di somiglianza concettuale”.
Il TUE considera poi fondamentalmente irrilevante che i marchi Skype possano avere acquisito carattere distintivo in seguito all’uso fattone (c.d. “secondary meaning“), affermando che “è il riconoscimento da parte del pubblico di riferimento del marchio anteriore, e non quello del marchio richiesto, che deve essere preso in considerazione per valutare se vi sia un rischio di confusione tra i due marchi“. Riconoscimento e carattere distintivo che vengono in effetti attribuiti dal TUE al marchio Sky.
Infine, il TUE condivide la valutazione della Commissione di Ricorso UAMI secondo cui non può essere considerata la coesistenza dei marchi sul mercato quale fattore di riduzione del rischio di confusione. Il TUE osserva infatti in primo luogo che “la coesistenza dei marchi in questione può riguardare solo i servizi peer-to-peer di comunicazione e non gli altri servizi coperti dal marchio richiesto“, ciò che “non può ridurre il rischio di confusione per la totalità di tali servizi“. Inoltre, alla data di deposito dei marchi di Skype, il servizio di comunicazione peer-to-peer di quest’ultima esisteva da qualche mese. Anche accettando l’affermazione di Skype secondo cui tale servizio ha visto subito un grande successo dopo il suo lancio, tale periodo di coesistenza, “avente per oggetto un’attività che non faceva parte del ‘core business’ di Sky, era manifestamente insufficiente per ritenere che la coesistenza si basasse sulla assenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico di riferimento“.
In conclusione, il TUE condivide la valutazione della Commissione di Ricorso dell’UAMI e respinge gli appelli, ordinando a Skype di rifondere le spese sostenute dall’UAMI e da Sky.