Il diritto all’equo premio del dipendente: chiarimenti dal Tribunale di Milano

(Pubblicato anche su Diritto24 de Il Sole 24 Ore)

Lo scorso 28 ottobre il Tribunale di Milano, Sez. Spec. in Materia di Impresa “A”, ha emanato un’interessante sentenza (n. 12048/2015) su un tema di non frequente discussione: il diritto all’equo premio del dipendente per le invenzioni realizzate nell’esercizio della sua attività lavorativa, laddove non fosse prevista una remunerazione specifica per l’attività inventiva così posta in essere. Come è noto, infatti, l’art. 64 co. 2 CPI prevede che, qualora un dipendente realizzi un’invenzione nell’esecuzione di un rapporto di lavoro, senza però che sia prevista una specifica retribuzione per tale attività inventiva, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all’inventore spetta un equo premio “qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l’invenzione in regime di segretezza industriale”.

Nella sentenza in commento, a fronte della domanda del dipendente che gli fosse riconosciuto il diritto all’equo premio, e delle difese della società datrice di lavoro, il Tribunale precisa diversi aspetti della questione.

In primo luogo, i Giudici rilevano che correttamente il dipendente aveva svolto la domanda nei confronti della propria datrice di lavoro, benché il brevetto fosse stato richiesto e concesso ad altra società del gruppo: le norme di legge, infatti, “individuano nel datore di lavoro il titolare dei diritti derivanti dall’invenzione e del corrispettivo obbligo di versamento di una indennità per l’attività inventiva svolta”. “Il conseguimento del brevetto fa sorgere in capo al datore di lavoro l’obbligo di versare l’equo premio anche se il brevetto è stato rilasciato a soggetti aventi causa dal datore di lavoro. L’espressa previsione – nell’art. 64 CPI, come modificato dal decreto correttivo – degli “aventi causa del datore di lavoro” è ricognitiva ed esplicativa di un indirizzo pacifico anche sotto il vigore della precedente normativa”.

La sentenza precisa poi che il diritto all’equo premio spetta per ciascun brevetto per il quale sia stata prestata l’attività inventiva, anche ove due brevetti abbiano il medesimo nucleo inventivo, per essere una invenzione dipendente dell’altra. “L’identità del nucleo inventivo non comporta, infatti, l’identità dell’invenzione, oggetto di distinti brevetti. L’identità del nucleo inventivo rileva, piuttosto, con riguardo alla determinazione dell’equo premio, non all’accertamento della debenza dell’equo premio da parte del datore di lavoro”.

Quanto al termine decennale di prescrizione del diritto, rilevano i Giudici, esso decorre a partire dalla concessione del brevetto, “in quanto il diritto del lavoratore all’equo premio ed il correlativo obbligo del datore di lavoro di corrisponderlo sorgono con il conseguimento del brevetto”. Ciò non muta per effetto del fatto che l’attuale art. 64 co. 2 CPI, diversamente dal previgente art. 4 dell’abrogata Legge Invenzioni, preveda che l’equo premio sia dovuto anche ove il datore di lavoro decida di non brevettare l’invenzione ma utilizzarla in regime di segretezza: tale modifica normativa si è limitata a estendere il diritto all’equo premio ai casi di mancata brevettazione, ma non incide sul termine da cui decorre la prescrizione per il caso di brevetti concessi.

Infine, precisa la sentenza, non costituisce rinuncia al diritto all’equo premio il fatto che il dipendente inventore abbia sottoscritto un atto denominato “Assignment of invention” (“cessione dell’invenzione”) al fine di consentire alla società l’ottenimento del brevetto negli Stati Uniti: ciò in quanto, da un lato, “l’atto non contiene alcuna rinuncia espressa e inequivoca al diritto all’equo premio, sicché non può attribuirsi ad essa alcun valore abdicativo (cfr. Cass. 11305/2003)”; dall’altro lato, lo scopo di quell’atto era esclusivamente “quello di consentire il perfezionamento della procedura di rilascio del brevetto americano”, ed era reso necessario dal Patent Act statunitense che altrimenti avrebbe attribuito tutti i diritti all’inventore.

In conclusione, ritenuto che l’attività inventiva fosse in effetti stata posta in essere dal dipendente, e che per contro la società datrice di lavoro non avesse provato di avere corrisposto una remunerazione per tale attività, i Giudici accertano il diritto del dipendente all’equo premio ai sensi dell’art. 64 co. 2 CPI, condannando altresì la società al pagamento delle spese di lite.