Il Tribunale di Milano sull’azione in prevenzione urgente in materia di proprietà intellettuale

Un’ordinanza relativamente recente della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Milano (27 luglio 2013, G.D. Giani) offre degli spunti di riflessione interessanti sul tema dell’azione “in prevenzione” urgente del preteso contraffattore.
Vale forse la pena di ricordare che l’ammissibilità di un’azione di accertamento negativo cautelare (e in realtà di accertamento cautelare tout court) fino a pochi anni fa era ancora molto controversa; con la riforma del Codice della Proprietà Industriale (di seguito, C.p.i.) del 2010, tuttavia, il legislatore l’ha risolta in senso positivo, anche se in maniera obliqua, inserendo all’art. 120 un comma 6-bis che formalmente regola questioni di competenza e giurisdizione, ma che en passant sembra presupporre l’ammissibilità di questo tipo di azione.

Nel caso preso in esame, la società ricorrente era agente per la Lombardia (dal lessico usato in alcuni punti dell’ordinanza pare che si trattasse di un agente con poteri di rappresentanza, sebbene altrove si usi l’espressione “concessionaria di vendita”) di una società umbra produttrice di banchi espositivi refrigerati. Quest’ultima era stata coinvolta in un contenzioso con un terzo che la accusava di fabbricare prodotti in contraffazione di un proprio modello brevettato. Ne erano scaturiti due giudizi, relativi a diversi prodotti, con domande reciproche di nullità e contraffazione del modello; e il primo si era concluso in primo grado con un accertamento positivo di contraffazione per i prodotti che ne formavano oggetto.

La società produttrice aveva a questo punto invitato la propria agente a sospendere la vendita dei prodotti giudicati in contraffazione. L’agente aveva reagito (non è dato a chi scrive sapere se la strategia sia stata in realtà concordata con la società produttrice) aprendo un terzo fronte giudiziale a Milano contro il titolare del modello, più in particolare proponendo ricorso “in prevenzione” in via urgente per l’accertamento negativo della contraffazione del modello.
Il Giudice milanese ha tuttavia respinto il ricorso per diversi concorrenti motivi.

Anzitutto, il Giudice ha ritenuto di essere privo di competenza territoriale, rilevando che né il resistente risiedeva nella circoscrizione della Sezione specializzata di Milano, né era stata fornita prova che i prodotti oggetto di giudizio fossero commercializzati nella stessa. Il secondo rilievo è interessante per quello che dice a contrario: se vi fosse stata evidenza della commissione nella circoscrizione milanese dei fatti di cui si voleva negare l’illiceità, il Giudice si sarebbe ritenuto competente in base al criterio alternativo del forum commissi delicti, applicandolo in maniera esattamente speculare alle cause di accertamento positivo della contraffazione. Si tratta, anche in questo caso, di questione in passato controversa, ed oggi apparentemente risolta dal già menzionato comma 6-bis dell’art. 120 C.p.i., che prevede l’estensione alle azioni di accertamento negativo dei criteri di competenza utilizzati per quelle di accertamento positivo.

In secondo luogo, il Giudice ha ritenuto mancasse interesse ad agire, rilevando che il titolare del modello non aveva indirizzato alcuna diffida o richiesta di risarcimento alla società ricorrente. Il Giudice ha dunque sposato un’interpretazione restrittiva del requisito dell’interesse ad agire nelle cause in prevenzione, secondo cui è necessaria una concreta contestazione proveniente dal titolare del diritto stesso (in maniera non difforme che nelle cause di accertamento a cognizione piena). L’assenza di una tale contestazione incideva altresì, secondo il Giudice, sul requisito del periculum in mora, nel senso di escluderlo.
Entrambi i rilievi sembrano coerenti con la giurisprudenza milanese formatisi sull’accertamento negativo cautelare dopo la sua tipizzazione ad opera del legislatore, e per la verità anche con quella dei fori che (a differenza di Milano) ritenevano ammissibile questo tipo di azione già prima della riforma del 2010.

In terzo luogo, secondo il Giudice milanese, l’azione era preclusa dal pericolo di conflitto di giudicati. A questo proposito, il giudicante ha rilevato come fossero pendenti innanzi ad altri Tribunali giudizi anteriori di nullità e di contraffazione relativi allo stesso modello e agli stessi prodotti oggetto del procedimento innanzi a sé, e come tanto le pronunce di nullità quanto quelle di contraffazione avessero capacità di riverberare i propri effetti, una volta passate in giudicato, sulla posizione delle parti del giudizio milanese: le prime per l’efficacia erga omnes loro riconosciuta dalla legge (Art. 123 C.p.i.), le seconde in virtù dell’efficacia speciale nei confronti degli aventi causa delle parti in giudizio, ex art. 2909 c.c.
Il ricorso è stato così rigettato, con condanna alle spese.

L’impressione che deriva dall’ordinanza qui commentata, e da altre precedenti della stessa Sezione, è che, se è vero che diverse sezioni specializzate hanno dovuto fare i conti con il dato di fatto dell’espressa introduzione nell’ordinamento di azioni cautelari in prevenzione, esse di certo non le incoraggiano, mostrandosi particolarmente rigorose nel valutarne i requisiti.