Una “battaglia di cuscini” durata 3 anni e di una certa risonanza mediatica si è conclusa – salvo appello – con la vittoria di Barilla, ratificata dalla sentenza n. 830/2018 del 25 gennaio 2018 della Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano.*

Alla fine del 2014, il colosso parmigiano aveva citato in giudizio l’azienda tessile I. F. per aver prodotto e venduto cuscini decorativi riproducenti le forme di alcuni dei biscotti “da colazione” Barilla più famosi, contrassegnandoli con i medesimi marchi degli originali e utilizzando quegli stessi marchi anche nella comunicazione promozionale. Dopo essere stata diffidata, la convenuta aveva modificato i nomi dei propri cuscini aggiungendovi il suffisso -oso (ad es.: da “Pan di Stelle” a “Pandistelloso”), ma proseguendo per il resto nell’attività contestata.

Immagine dal sito della convenuta (ora inattivo) recuperata mediante “Wayback Machine”

Immagine dei prodotti contestati

Nella prospettazione dell’attrice, le condotte in questione costituivano contraffazione di marchio e concorrenza sleale ai più diversi titoli.

La convenuta si era difesa sostenendo che le forme dei cuscini da essa commercializzati fossero comuni nel settore dell’industria dolciaria; presso il pubblico dei consumatori, l’associazione dei corrispondenti biscotti prodotti da Barilla con quest’ultima sarebbe stata determinata non da quelle forme, ma, semmai, dal loro packaging.

Quanto, invece, ai marchi azionati dall’attrice, aveva eccepito che essi non erano stati registrati nella classe n. 24 (tessuti e prodotti simili) e che, non trattandosi di marchi celebri, il loro ambito di protezione non potesse estendersi a settori merceologici diversi da quello alimentare.

Al contrario, secondo la convenuta (che aveva proposto apposita domanda riconvenzionale), era stata Barilla a copiare, in maniera concorrenzialmente sleale e in violazione di doveri di buona fede precontrattuale, un progetto commerciale da essa concepito e che inizialmente le aveva anche sottoposto come oggetto di possibile collaborazione commerciale, vedendoselo rifiutare solo per poi vederne avviare uno simile in proprio dal colosso alimentare.

Nel corso del giudizio di merito, Barilla ha ottenuto che il Tribunale inibisse alla convenuta in via cautelare la commercializzazione dei beni contestati.

Approdato alla decisione, il Collegio milanese ha, nella sostanza, accolto le tesi di Barilla, ritenendo integrata sia la contraffazione dei marchi dell’attrice relativi alla linea di biscotti da colazione che la concorrenza sleale.

Quanto ai marchi Barilla oggetto di giudizio, i giudici milanesi hanno ritenuto che essi possedessero il requisito della rinomanza – non coincidente con quello della celebrità – e godessero pertanto di tutela c.d. “ultramerceologica” (estesa a servizi e prodotti non affini) contro l’uso di segni identici o simili che consentano l’indebito sfruttamento della loro capacità attrattiva.

Il Collegio ha osservato che per tale tutela allargata non è richiesta una grande rinomanza del segno, dovendo ritenersi sufficiente che esso sia conosciuto da una “parte significativa” del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti, tenuto conto della quota di mercato detenuta dal marchio, dell’intensità ed estensione geografica e della durata del suo uso, nonché dell’entità degli investimenti realizzati per promuoverlo.

Ciò premesso, il Collegio ha stabilito che la convenuta avesse, appunto, tratto un indebito vantaggio dalla rinomanza di quei marchi, utilizzandoli per contrassegnare prodotti riproducenti forme e colori dei prodotti dell’attrice, ivi compresi dettagli esteriori “capricciosi”, quali fregi e disegni superficiali.

Le varianti dei marchi denominativi con suffisso in –oso, adottate dopo la diffida di Barilla, sono state ritenute dal Tribunale mere declinazioni dei marchi dell’attrice, non sufficienti a distanziarli dai primi.

Il Tribunale ha altresì ritenuto illecito l’utilizzo dei medesimi marchi da parte della convenuta come metatag, come nome a dominio, come keyword di indicizzazione di contenuti in piattaforme social e come keyword per motori di ricerca, in questo caso richiamando la nota giurisprudenza comunitaria Google France, L’Oreal e Interflora circa l’uso di marchi altrui in funzione di parole chiave, considerato vietato qualora possa compromettere una delle funzioni del marchio (distintiva, di garanzia di qualità o pubblicitaria). Il Tribunale ha, in particolare, rilevato che l’uso dei marchi attorei come parola chiave non fosse finalizzato ad offrire al navigatore la possibilità di valutare alternative commerciali ai prodotti Barilla, in ottica pro-concorrenziale, ma solo a sfruttare parassitariamente la rinomanza del marchio per accreditare i propri prodotti, suggerendo altresì l’esistenza di una qualche relazione commerciale con la legittima titolare.

La convenuta è stata ritenuta responsabile nei confronti di Barilla anche di concorrenza sleale parassitaria, in relazione all’imitazione di forme e di segni distintivi dell’intera linea di biscotti da colazione dell’attrice.  La convenuta aveva provato a negare la sussistenza stessa di un rapporto di concorrenza tra le due aziende, facendo leva sulla diversità dei mercati di attività, ma il Tribunale ha ritenuto che i suoi prodotti, pur non soddisfacendo gli stessi bisogni di quelli dell’attrice, si rivolgessero alla stessa clientela, e ha considerato decisiva in ogni caso la circostanza che la convenuta stessa avesse proposto domanda riconvenzionale di concorrenza sleale nei confronti dell’attrice.

Infine, il Tribunale ha giudicato che integrasse concorrenza sleale per denigrazione la condotta della convenuta consistente nella falsa rappresentazione nella propria bacheca Facebook dell’esito dei giudizi cautelari e dell’attività di rimozione da parte di Barilla di contenuti lesivi da Internet con la collaborazione dei provider.

Il Tribunale ha ritenuto invece assorbita la questione, pure posta alla sua cognizione, del riconoscimento alle forme dei biscotti Barilla dello status di marchi di forma non registrati, e non si è, quindi, pronunciato sul punto.

La distribuzione diretta da parte di Barilla di gadget in forma di cuscini, riproducenti le forme di biscotti della propria collezione – che la convenuta, ritenendo trattarsi di copia del proprio progetto commerciale, aveva posto alla base di domanda riconvenzionale di condanna per concorrenza sleale e violazione di doveri di buona fede precontrattuale da parte di Barilla – sono state giudicate dal Tribunale forme di legittimo uso dei propri segni distintivi e delle forme della propria linea di biscotti.

Così accertati gli illeciti della convenuta, il Tribunale ha disposto nei suoi confronti inibitoria dalla commercializzazione dei prodotti e dall’uso dei marchi in contestazione, assistita da una penale di 100 euro per ogni singola violazione; ordinato il ritiro dal commercio dei beni in contraffazione già distribuiti; condannato la convenuta al risarcimento dei danni e delle spese processuali; disposto la pubblicazione della sentenza a spese della convenuta sui giornali Corriere della sera e Sole 24 Ore.

Per il calcolo dei danni, il Tribunale ha ritenuto che il criterio più idoneo fosse quello della “licenza virtuale”, vale a dire dei canoni che il contraffattore avrebbe dovuto pagare se avesse ottenuto una licenza per l’uso dei diritti; tuttavia, ha dovuto prendere atto della solo parziale ottemperanza della convenuta agli ordini istruttori di esibizione della sua contabilità, che avrebbero consentito di conoscere le dimensioni della contraffazione. Ha, dunque, dovuto ricorrere a un criterio equitativo, rilevando che avrebbe tenuto conto del contegno processuale della convenuta, e l’ha condannata a un risarcimento a titolo di danno di 150.000 Euro.

 

* Si precisa che l’autore non è stato coinvolto ad alcun titolo nella vicenda giudiziaria qui descritta.