Articolo di Elena Martini e Luca Paleologo

Il Tribunale di Milano si è recentemente pronunciato con sentenza n. 10280/2021 sulla tutela dei marchi tridimensionali corrispondenti alla forma della nota borsa “Le Pliage”.

Il giudizio da cui origina la sentenza seguiva un procedimento cautelare avviato dal titolare e dalla licenziataria dei diritti contro un’azienda che commercializzava borse simili. Di seguito si riporta un confronto tra i marchi delle ricorrenti, da un lato, e la borsa della resistente dall’altro.

                                                   

        Marchio “Le Pliage”                                             Borsa della convenuta

 

In quella sede, nel 2017 era stato sottoscritto un verbale di conciliazione con cui la resistente aveva riconosciuto i diritti esclusivi delle ricorrenti sui marchi in oggetto e si era impegnata a cessare la commercializzazione delle proprie borse, a distruggere quelle presenti nel proprio magazzino e a proseguire le trattative sull’ammontare del danno da risarcire. Tuttavia, essa non aveva poi rispettato l’accordo, continuando a commercializzare le borse e abbandonando le trattative sul danno.

Secondo la prospettazione delle titolari dei diritti, le borse della gamma “Le Pliage”, il cui modello risale al 1993, hanno formato oggetto di estesa commercializzazione su scala internazionale, sono state oggetto di ingenti investimenti pubblicitari e sono presenti al mondo in oltre 54 milioni di pezzi. Tutto ciò dimostrerebbe la capacità distintiva e notorietà dei relativi marchi tridimensionali. Inoltre, le peculiari fogge della borsa sarebbero meritevoli di tutela ai sensi dall’art. 2, comma 1, n. 10 della legge sul diritto d’autore poiché presenterebbero i necessari requisiti di carattere creativo e valore artistico.

All’esito del giudizio di merito, in cui la convenuta non si è costituita, il Tribunale ha ritenuto meritevole di tutela il marchio tridimensionale di fatto corrispondente alla forma della borsa “Le Pliage”, basando la propria decisione anche sulla successiva registrazione, avvenuta a partire dal 2015, di due marchi tridimensionali che rivendicavano le caratteristiche originali del modello della borsa. Ha quindi concluso per la violazione di tali marchi da parte della convenuta, accertando altresì che la commercializzazione delle sue borse costituisce concorrenza sleale per imitazione servile ex art. 2598 n. 1 c.c.

I giudici meneghini non hanno invece accolto la richiesta di riconoscimento della tutela prevista dall’art. 2, comma 1, n. 10 della legge sul diritto d’autore. Secondo il Tribunale, non risultava infatti provata l’effettiva sussistenza del valore artistico necessario a tal fine, poiché non erano allegati i necessari elementi a sua conferma, quali riconoscimenti da parte di ambienti culturali e istituzionali, esposizione in mostre o musei, pubblicazioni in riviste specializzate, attribuzione di premi o un elevato valore di mercato.

I giudici hanno così disposto l’inibitoria di cui all’art. 124 c.p.i. alla ulteriore produzione, commercializzazione, vendita e pubblicità dei beni contestati. È stato allo stesso tempo ordinato il ritiro definitivo dal commercio delle borse in contraffazione, con fissazione di una penale nel caso di ritardo nell’adempimento.