Con sentenza del 02/04/2021 la Corte d’Appello di Venezia ha accordato tutela alla nota società produttrice di gioielli Stroili Oro contro la contraffazione e gli atti di concorrenza sleale per imitazione servile e parassitaria nei confronti di DUO DE LI TRADIND DI LIN JIANHUA, WENPING WANG, HAIDONG CHEN. Questi ultimi, infatti, avevano importato e commercializzato in Italia dei prodotti simili a quelli della collezione “Chic Embrace” prodotti da Stroili Oro. Si trattava, in particolare, di monili costituiti da cerchi o ovali concentrici, protetti da un modello registrato di cui Stroili Oro è licenziataria esclusiva.

 

Alcuni esempi dei modelli protetti

Per tali ragioni, Stroili Oro aveva richiesto e ottenuto un provvedimento di descrizione e sequestro ante causam. Tuttavia, all’esito del giudizio di merito, il Tribunale delle Imprese di Venezia aveva ritenuto insussistente la condotta di contraffazione di modello registrato da parte dei convenuti, affermando unicamente la sussistenza di una condotta di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 nn. 2) e 3) c.c. stante l’attività «di imitazione confusoria e parassitaria rispetto alla collezione di monili “Chic Embrace” di parte attrice». Per tale motivo, il Tribunale aveva: i) revocato il provvedimento cautelare di descrizione e sequestro c.d. “industrialistici”, in quanto richiesti e concessi sulla base delle sole norme a tutela del modello registrato e non di quelle contro la concorrenza sleale; e ii) respinto la richiesta di risarcimento del danno presentata dall’attrice, in quanto a sua volta fondata sui criteri speciali di liquidazione del danno previsti per la violazione del modello registrato, e non per la concorrenza sleale, dall’art. 125 c.p.i. (in particolare il criterio della retroversione degli utili). In tema di violazione delle regole della leale concorrenza, affermava il Tribunale, si dovrebbero infatti applicare le diverse regole generali di cui agli artt. 1223 e 1226 c.c., che presuppongono la prova del nesso causale tra condotta illecita e danno, prova che l’attrice non avrebbe fornito nel caso di specie. Per la stessa ragione, il Tribunale aveva rigettato la domanda di pubblicazione della sentenza.

Avverso tale sentenza Stroili Oro aveva quindi proposto appello dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia. Quest’ultima, in primo luogo, ha accertato la contraffazione del modello oggetto del giudizio: secondo la Corte, il giudice di primo grado ha erroneamente comparato non il modello registrato ed il prodotto imitativo bensì il prodotto originale e il prodotto imitativo, così effettuando un esame estraneo alla verifica dell’interferenza ex art. 41 c.p.i. Tale norma infatti, prosegue la Corte d’Appello, «tutela il disegno o modello oggetto di registrazione, che corrisponde a quanto raffigurato nella tavola grafica o fotografia, allegata alla privativa per disegno o modello, e la relativa descrizione menzionata nella domanda di registrazione; i diritti di esclusiva si estendono a “qualunque disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato una impressione generale diversa”». Nel confronto tra il modello registrato e i prodotti dei convenuti, conclude la Corte d’Appello, non emergono in realtà differenze significative, tali da produrre nell’utilizzatore informato una impressione generale diversa; da qui l’accertamento della contraffazione.

Dopo aver accertato la contraffazione del modello registrato in questione, la Corte d’Appello ha esaminato la questione relativa al risarcimento del danno secondo i criteri di cui all’art. 125 c.p.i. A tal riguardo ha rilevato che, essendo stata accertata la contraffazione, «va riconosciuto che il danno va liquidato secondo tutti i criteri indicati dall’art. 125 cpi, compreso il criterio della retroversione degli utili, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento». La richiesta risarcitoria secondo il criterio della retroversione degli utili, prosegue la Corte d’Appello, deve essere accolta perché prescinde da indagini sul nesso di causalità rispetto alle eventuali perdite subite da Stroili Oro, diversamente da quanto richiesto per l’applicazione del criterio del lucro cessante che era stato ritenuto non provato dal Tribunale (con statuizione confermata dalla Corte d’Appello).

Infine, la Corte d’Appello ha accolto la richiesta di pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 2600 c.c., misura già concessa con l’ordinanza cautelare, ma rigettata nel corso del giudizio di primo grado sul presupposto della mancata prova del danno sopportato dall’attrice a causa della condotta di concorrenza sleale dei convenuti. Al riguardo, la Corte d’Appello ha infatti precisato che – come affermato anche da Cass. Civ. n. 5722/2014 – l’ordine di pubblicazione della sentenza costituisce una misura discrezionale del giudice «non finalizzata al risarcimento del danno ma avente natura di sanzione autonoma, diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso, al fine di ricostruire l’immagine del titolare del marchio». Per l’emissione di un ordine di pubblicazione, pertanto, è sufficiente la commissione di un atto di concorrenza sleale unitamente all’esigenza di portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso, presupposti ritenuti sussistenti nel caso concreto.

In conclusione, la Corte d’Appello ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale accertando la contraffazione, da parte dei convenuti, del modello di cui Stroili Oro è licenziataria esclusiva, oltre al compimento di atti di concorrenza sleale in danno di quest’ultima. Conseguentemente, la Corte d’Appello ha confermato il provvedimento cautelare di descrizione e sequestro ante causam, disposto l’inibitoria di produzione e commercializzazione dei monili contraffatti e condannato i convenuti al risarcimento del danno liquidato ex art. 125 c.p.i. e a pubblicare a proprie spese la sentenza sulla rivista online “PAMBIANCO”, sul quotidiano “IL SOLE 24 ORE” e sulla rivista “VANITY FAIR”.