La CGUE sull’uso effettivo del marchio nella Comunità

Lo scorso 19 dicembre la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) si è pronunciata nella causa C- 149/11 tra le imprese Leno Merken BV (“Leno”) e Hagelikruis Beheer BV (“Hagelikruis”), relativa all’opposizione presentata dalla Leno, titolare del marchio comunitario anteriore “ONEL”, alla registrazione da parte della Hagelikruis del marchio Benelux “OMEL” per servizi analoghi.

L’opposizione era stata respinta dall’Ufficio del Benelux per la Proprietà Intellettuale (“UBPI”), in quanto la Leno non aveva dimostrato un “uso effettivo nella Comunità” del proprio marchio nei 5 anni precedenti, così come richiesto dall’art. 15 par. 1 del Regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario (il “Regolamento”), in base al quale “se entro 5 anni dalla registrazione il marchio comunitario non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nella Comunità per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di 5 anni, il marchio comunitario è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento (…)”. La Leno aveva quindi impugnato la decisione dell’UBPI presso il Gerechtshofte ‘s – Gravenhage dei Paesi Bassi, dinanzi al quale era però riuscita a dimostrare un uso effettivo del proprio marchio solo nei Paesi Bassi e non nel resto della Comunità. Alla luce di ciò, oggetto del rinvio del giudice nazionale alla CGUE è stata proprio l’interpretazione della nozione di “uso effettivo nella Comunità” del marchio ai sensi dell’articolo 15 par. 1 del Regolamento: in sostanza, si trattava di capire se l’uso effettivo di un marchio comunitario in un solo Stato Membro – i Paesi Bassi in questo caso – fosse sufficiente o meno per soddisfare il requisito dell’uso effettivo nella Comunità.

Nel rispondere al quesito, la CGUE chiarisce innanzitutto che “La valutazione dell’effettività dell’uso del marchio deve basarsi sull’insieme dei fatti e delle circostanze atti a provare che esso è oggetto di uno sfruttamento commerciale reale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o creare quote di mercato per i prodotti o i servizi tutelati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio“. In tale contesto, “l’importanza territoriale dell’uso è solo uno dei fattori che devono essere presi in considerazione, tra gli altri, per determinare se tale uso sia effettivo oppure no“: “l’estensione territoriale dell’uso costituisce non già un criterio distinto dall’uso effettivo, bensì una delle componenti di tale uso, che deve essere inserita nell’analisi complessiva ed essere studiata parallelamente alle altre componenti dello stesso“.

Da quanto precede deriva, afferma la CGUE, che per valutare la sussistenza del requisito “occorre prescindere dai confini del territorio degli Stati Membri”. Certamente “è giustificato attendersi che un marchio comunitario, poiché gode di una tutela territoriale più ampia rispetto a un marchio nazionale, venga utilizzato in un territorio più esteso di quello di un solo Stato membro affinché tale uso possa essere qualificato come «uso effettivo»“; tuttavia, dice la Corte, “non è escluso che, in determinate circostanze [che spetta al giudice del rinvio accertare, N.d.a.], il mercato dei prodotti o dei servizi per i quali un marchio comunitario è stato registrato sia, di fatto, limitato al territorio di un solo Stato membro“. In tal caso, un uso del marchio comunitario in tale territorio potrebbe soddisfare la condizione dell’uso effettivo del marchio nella Comunità.