Con sentenza dello scorso 24 marzo, nella causa T-515/19, il Tribunale dell’UE ha annullato la decisione con cui Commissione di ricorso EUIPO aveva dichiarato nullo il modello di mattoncino Lego di seguito riprodotto, registrato nel 2010 dalla società Lego A/S nella classe 21.01 della Convenzione di Locarno (“blocchi da costruzione di una costruzione giocattolo”).

Nel 2016, infatti, la validità di tale modello comunitario era stata contestata avanti la Divisione Annullamenti dell’EUIPO dalla società Delta Sport Handelskontor GmbH, che aveva sostenuto che tutte le caratteristiche dell’aspetto del prodotto inerente il modello in questione fossero imposte esclusivamente dalla sua funzione tecnica (ovvero, permettere al mattoncino di essere assemblato e disassemblato con altri) e, per tale motivo, non potessero godere della protezione prevista per i disegni e modelli comunitari stanti i limiti imposti dall’art. 8(1) del Reg. UE n. 6/2002: “Un disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica”.

Tale domanda di nullità, inizialmente rigettata dalla Divisione di Annullamento EUIPO, era stata poi accolta dalla Commissione di Ricorso EUIPO. In tale sede, Lego A/S aveva sostenuto la validità del proprio modello affermando che le sue caratteristiche estetiche oggetto di contestazione, pur essendo dettate dalla funzione tecnica del prodotto, godessero di protezione ai sensi dell’art. 8(3) del Regolamento citato, secondo cui un disegno o modello comunitario conferisce invece diritti su disegni/modelli volti a “consentire l’unione o la connessione multiple di prodotti intercambiabili nell’ambito di un sistema modulare”; in particolare, Lego rilevava come tale norma costituisse eccezione rispetto a quella dell’art. 8(1) summenzionata. L’EUIPO, tuttavia, non accoglieva tale prospettazione e, ritenendo che tutte le caratteristiche estetiche del prodotto fossero esclusivamente dettate dalla sua funzione tecnica, ovvero quella di consentire l’assemblaggio e il disassemblaggio con altri prodotti dello stesso tipo, aveva accertato la nullità del modello ai sensi dell’art. 8(1). Nello specifico, le caratteristiche estetiche così individuate e valutate dall’EUIPO consistevano in: la fila di bottoni sulla faccia superiore del mattoncino, la fila di cerchi più piccoli sulla faccia inferiore del mattoncino, le due file di cerchi più grandi sulla faccia inferiore del mattoncino, la forma rettangolare del mattoncino, lo spessore delle pareti del mattoncino e la forma cilindrica dei bottoni

Avverso tale decisione, la società Lego A/S aveva proposto ricorso avanti il Tribunale UE ribadendo che il caso in esame rientrava nell’eccezione di cui all’art. 8(3) del Regolamento e che l’EUIPO non aveva tenuto in debita considerazione tale norma. Sul fronte opposto, l’EUIPO e Delta Sport sostenevano che l’eccezione non fosse applicabile al caso di specie e che, in ogni caso, la Commissione di Ricorso non avrebbe potuto tenerne conto per motivi processuali, in quanto invocata da Lego A/S per la prima volta in sede di ricorso.

A tal riguardo, il Tribunale UE ha anzitutto premesso che, dal punto di vista processuale, nessuna normativa europea prevede esplicitamente limitazioni all’eccepibilità dell’art. 8(3); pertanto, l’eccezione non avrebbe dovuto essere considerata tardiva e la Commissione di Ricorso, nell’omettere di valutarne l’applicabilità al caso di specie, era incorsa in un errore di diritto.

Quanto poi alla concreta applicabilità della norma al caso di specie, l’EUIPO e Delta Sport avevano rilevato che il testo dell’art. 8(3) afferma esclusivamente che esso costituisce eccezione rispetto all’art. 8(2), che esclude dalla tutela prevista per i disegni e modelli comunitari quelle caratteristiche che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto di essere interconnesso con altri. Posto che le caratteristiche del prodotto Lego rientravano, però, non in quelle di interconnessione di cui all’art. 8(2), bensì in quelle funzionali di cui all’art. 8(1), l’eccezione invocata da Lego A/S non poteva applicarsi.

Tale difesa è stata rigettata dal Tribunale UE, che, nella decisione in commento, ha rilevato che le caratteristiche di un prodotto possono ben rientrare allo stesso tempo nel campo d’applicazione del par. 1 e del par. 2 dell’art. 8, qualora siano dettate esclusivamente dalla funzione del prodotto e servano contemporaneamente ad interconnetterlo con altri elementi. In tali casi, secondo il Giudice, se si ritenesse che l’art. 8(3) costituisce eccezione al solo par. 2 e che non può applicarsi alle caratteristiche che ricadono nell’ambito del par. 1 della norma, si finirebbe per rendere inefficace la tutela dei sistemi modulari: in effetti, basterebbe che il soggetto che agisce per accertare la nullità del modello agisca ai sensi del solo par. 1 della norma per precludere l’applicazione dell’eccezione di cui al par. 3. Pertanto, al fine di preservare l’efficacia dell’art. 8(3) del Regolamento, il Tribunale ha concluso che, quando l’EUIPO, nell’esaminare una domanda di nullità basata sull’art. 8(1), rileva che le caratteristiche dell’aspetto del prodotto interessato dal modello contestato rientrano sia nel par. 1 sia nel par. 2 della norma, e il titolare del modello fa valere l’eccezione di cui al par. 3, l’EUIPO deve esaminare se tali caratteristiche siano idonee a beneficiare della protezione dei sistemi modulari ai fini di quest’ultima disposizione, anche quando il richiedente la nullità non si è basato sull’articolo 8(2).

Nel merito, il Tribunale UE non ha tuttavia verificato se le caratteristiche del prodotto rientrassero o meno nell’art. 8(2) e quindi nell’eccezione dell’art. 8(3), ritenendo che, in radice, non fosse stata dimostrata la sussistenza nemmeno dei presupposti dell’art. 8(1). Il Tribunale UE ha infatti ricordato che: i) un modello comunitario deve essere dichiarato nullo se tutte le caratteristiche del suo aspetto sono imposte esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto a cui si riferisce, così che, se anche una sola tra esse non è esclusivamente giustificata dalla funzione tecnica del prodotto, il modello non può essere dichiarato nullo; e ii) l’onere di dimostrare che tutte le caratteristiche di un prodotto inerente ad un modello registrato sono esclusivamente dettate dalla funzione del prodotto stesso grava su chi domanda la nullità del modello, mentre spetta all’EUIPO accertare tale valutazione. Alla luce di ciò, poiché l’EUIPO aveva omesso di individuare tra le caratteristiche del prodotto il fatto che il mattoncino possedesse una superficie liscia a lato della fila dei quattro bottoni collocati sulla superficie superiore, il giudice ha concluso che la Commissione aveva violato l’art. 8(1) del Regolamento nella misura in cui non erano state individuate tutte le caratteristiche dell’aspetto del prodotto interessato dal modello contestato e, a fortiori, non era stato dimostrato che tutte queste caratteristiche fossero dettate unicamente dalla funzione tecnica di tale prodotto.

In definitiva, il Tribunale ha quindi annullato la decisione dell’EUIPO, rimettendo la vertenza alla stessa per ogni ulteriore valutazione nel merito.