Con ordinanza cautelare del 17 marzo 2021 nel procedimento R.G. 64788/2020, il Tribunale di Roma si è espresso in favore della ricorrente Nexthing Ltd che aveva chiesto l’accertamento della non-contraffazione, da parte dei propri omonimi marchi denominativo e figurativo, dei marchi NEXT (denominativo e figurativi) della resistente Next Holding S.p.A. Di seguito sono riprodotti i marchi figurativi in questione.

Il procedimento originava dal fatto che Next aveva fatto opposizione alle registrazioni dei marchi Nexthing. Da qui l’interesse di quest’ultima a ottenere una conferma della liceità dei medesimi, conferma che arriva appunto dalla decisione in commento. In essa, il Giudice dr. Martucci fonda la propria conclusione sul rilievo che il termine inglese “Next”, “che, nella sua ampia diffusione in Italia e nel mondo, è sinonimo di futuro, progresso …appare in sè privo di una forte capacità distintiva, essendo … di largo uso nella gamma dei segni distintivi di imprese e di servizi offerti sul mercato da svariate aziende”. Di conseguenza, “l’uso del termine “Next” non è da solo idoneo ad individuare le società resistente, né i servizi da essa offerti, se non in combinato con altri elementi grafici e denominativi”.

In tale contesto, il Giudice ritiene quindi che la società resistente Next Holding S.p.A non possa pretendere l’uso esclusivo come marchio del termine Next da solo considerato nè, conseguentemente, possa vietare alla ricorrente di farne uso all’interno dei propri marchi Nexthing: questi appaiono incapaci di ingenerare nel pubblico confusione con i marchi avversari, viste le differenze esistenti tra gli stessi.

Il Giudice rigetta anche le difese della resistente che affermava la carenza di interesse ad agire di Nexthing e la carenza del requisito del periculum in mora, alias dell’urgenza di provvedere in via cautelare. L’ordinanza rileva infatti che “l’incertezza sulla validità dei marchi di cui la ricorrente ha chiesto la registrazione e sulla liceità del loro uso è certamente idonea a giustificare l’interesse attoreo ad un accertamento in via d’urgenza, il cui differimento all’esito del giudizio di merito potrebbe pregiudicare la pianificazione dell’attività della società Nexthing Ltd sotto il profilo della campagna pubblicitaria e degli investimenti futuri. Tale periculum in mora non è escluso dall’avere la ricorrente intrapreso l’utilizzo dei marchi per cui è causa, poiché il pericolo di pregiudizio nel ritardo non si ravvisa nel solo caso in cui la parte richiedente l’accertamento attenda l’esito della relativa domanda per intraprendere la propria attività con l’uso di un determinato marchio, ma anche nei casi in cui, pur essendo stata intrapresa l’attività, il tempo necessario per l’accertamento negativo della contraffazione in via ordinaria limiti l’attività imprenditoriale della parte ricorrente anche nella promozione del marchio e nell’intraprendere programmi di investimenti a lungo termine”. Sulla differenza tra i requisiti dell’interesse ad agire e del periculum in mora rimando peraltro ad altra decisione che abbiamo commentato qui su questo blog.

Ancora, a chiarimento di altra questione procedurale, il Giudice afferma che la domanda cautelare di inibitoria dall’uso dei marchi Nexthing, formulata da Next in via riconvenzionale, è da ritenersi ammissibile in quanto “del tutto speculare alla domanda del ricorrente (cfr. Trib. Bologna, 18/7/2006; Trib. Napoli, 2/12/1996; Trib. Roma 11/1/2019)”. Tuttavia, nel caso di specie non può essere accolta per le ragioni dette sopra.

L’ordinanza, concludendo quindi in favore di Nexthing, condanna Next al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 4.500,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA.