Una recente sentenza del Tribunale UE (cause riunite T‑910/16 e T‑911/16), attualmente oggetto di impugnazione di fronte alla Corte di Giustizia, si è pronunciata in tema di decadenza di marchio ed ha chiarito quali sono gli elementi che il titolare di un marchio deve fornire per provarne l’uso effettivo.

Nella vicenda qui commentata, il sig. Hesse aveva presentato all’EUIPO domanda di decadenza per il marchio Testa Rossa registrato dalla società Wedl&Hofmann, invocando la fattispecie di cui all’art. 51 par. 1 lett. a) Reg. CE 207/2009 (applicabile ratione temporis, oggi divenuto art. 58 par. 1 lett. a) Reg. UE 1001/2017), che prevede la decadenza del marchio in caso di inutilizzo protrattosi ininterrottamente e senza legittime ragioni per almeno 5 anni. In prima battuta, l’EUIPO aveva integralmente accolto la domanda, ma tale decisione era poi stata parzialmente annullata dalla Commissione di Ricorso, che aveva ritenuto il marchio decaduto solo parzialmente. Contro tale decisione entrambe le parti proponevano ricorso di fronte al Tribunale UE.

Il Tribunale UE ha anzitutto premesso che, per evitare la decadenza del marchio, il titolare deve provarne l’uso effettivo, allegando i fatti e le circostanze che dimostrano uno sfruttamento del segno finalizzato ad acquisire o mantenere quote di mercato nei settori di prodotti o servizi interessati. In particolare, il giudizio sulla sussistenza di un uso effettivo deve tenere conto della natura dei beni per i quali il segno è stato registrato, delle caratteristiche del mercato di riferimento, nonché dell’ampiezza e della frequenza del suo uso. Il giudice ha così chiarito che la ratio di tale apprezzamento non è valutare il successo commerciale o la strategia economica di un’impresa, né riservare tutela ai soli sfruttamenti commerciali rilevanti sotto il profilo quantitativo, bensì verificare che il marchio assolva la sua funzione essenziale, cioè “garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco [sul mercato]”.

Il Tribunale ha quindi ritenuto che la Commissione di Ricorso EUIPO avesse correttamente accertato l’uso effettivo del marchio in questione per i prodotti di cui alle classi 21 e 25 della Classificazione di Nizza sulla base di documenti quali copie di annunci pubblicitari, ordini di vendita, fotografie dei prodotti, corrispondenza commerciale ed elenchi dei punti vendita. Inoltre, in replica alla contestazione del sig. Hesse secondo cui tale documentazione dimostrava che marchio veniva sfruttato solo nei confronti di licenziatari ed affiliati, il giudice ha chiarito che l’uso effettivo del marchio ricorre anche quando non vi è rapporto con i consumatori finali. Sempre secondo il sig. Hesse, tuttavia, i documenti allegati dalla Wedl&Hofmann non dimostravano in ogni caso un utilizzo effettivo del marchio per i prodotti di cui alle classi 21 e 25, da considerarsi come ‘prodotti collegati’ rispetto a quello commercializzato in via principale dalla società (il caffè): in altre parole, il sig. Hesse sosteneva che la società utilizzasse il proprio marchio su tali beni con l’unico obiettivo di promuovere il proprio prodotto principale, e non invece per assicurare a tali prodotti uno sbocco sul mercato. Il giudice ha però rigettato anche tale difesa, osservando che i beni in questione venivano contabilizzati dalla società in modo del tutto separato e indipendente dal caffè, e ciò risultava idoneo a provare l’utilizzo effettivo del segno per le classi di prodotto menzionate.

Il Tribunale UE è invece giunto a diversa conclusione per le restanti classi di prodotti e servizi per cui il marchio Testa Rossa era stato registrato (in particolare 7, 11, 20, 28, 30, 34, 38): la Wedl&Hofmann, infatti, in alcuni casi non era stata in grado di allegare alcuna fattura, ordine di vendita, fatturato, investimento pubblicitario o dato indicante la quota di mercato, mentre in altri casi l’esiguo volume di vendita dei prodotti denotava un uso simbolico del segno. A tal riguardo, la Wedl&Hofmann, si era difesa lamentando la notevole difficoltà per le piccole imprese di dimostrare l’uso effettivo del marchio, ma quest’obiezione non è stata accolta dal giudice, il quale ha puntualizzato che il rischio di una disparità di trattamento tra piccole e grandi imprese è escluso dal fatto che gli elementi che devono essere presi in considerazione nel giudizio sull’uso del segno sono oggettivi e concreti.