Con la sentenza in commento, pubblicata il 13 luglio 2018 (e disponibile a questo link), la Suprema Corte ha fatto il punto su alcune questioni sostanziali e processuali relative alla c.d. convalidazione del marchio. Si tratta, lo ricordiamo, dell’istituto per il quale il titolare di un marchio anteriore decade dalla facoltà di chiedere la nullità e di opporsi all’uso di un marchio registrato posteriore uguale o simile, qualora ne abbia tollerato consapevolmente l’uso per cinque anni consecutivi; sicché, i due marchi confliggenti finiscono col coesistere (cfr. Art. 28 del Codice di proprietà industriale).

Nella vicenda in esame, il titolare del marchio posteriore aveva depositato la propria domanda di registrazione del segno contestato – che, però, stava già usando in fatto – solo a seguito della ricezione di una diffida da parte di un licenziatario del titolare del marchio anteriore. Erano, però, intercorsi ben nove anni tra quella diffida e l’azione in giudizio, promossa congiuntamente dal titolare e dal licenziatario del marchio anteriore innanzi al Tribunale di Milano. La Corte d’Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado – favorevole agli attori – aveva dichiarato convalidato il marchio posteriore, ritenendone dimostrati l’uso continuativo, la tolleranza ultra-quinquennale da parte del titolare del marchio anteriore e l’assenza di malafede nella registrazione. Circa l’ultimo punto, la Corte, tenendo conto dell’uso del segno fatto dal depositante anteriormente alla registrazione, aveva escluso che questa fosse caratterizzata dall’intenzione di pregiudicare il diritto altrui.

Nel cassare con rinvio la sentenza della Corte d’Appello, la Suprema Corte ha puntualizzato quanto segue:

– la convalidazione del marchio posteriore non può essere impedita dall’invio di diffide stragiudiziali, ma solo dall’esercizio di azione di nullità o contraffazione;

– le condizioni per la convalidazione sono la registrazione posteriore e in buona fede di marchio identico o simile a quello altrui; la conoscenza, da parte del titolare del segno anteriore, della registrazione e dell’uso del marchio posteriore (tolleranza consapevole); l’uso continuativo ultra-quinquennale del marchio posteriore;

– il termine decorre dalla registrazione del marchio posteriore;

– la mala fede del titolare del marchio posteriore deve essere intesa come intenzione positiva del secondo registrante di approfittare dell’accreditamento presso il pubblico conseguito dal marchio anteriore; a tal fine non risulta in sé decisiva la semplice conoscenza dell’esistenza del marchio anteriore altrui, occorrendo tener conto delle specifiche circostanze di fatto in cui è stata operata la registrazione del marchio posteriore.

Sul piano processuale, la Cassazione ha invece affermato che la prova degli elementi fondanti la convalidazione del marchio posteriore è a carico del titolare del secondo marchio; e che essa, stante la natura eccezionale della disposizione, che è di stretta applicazione, deve essere “rigorosa”. E’ (anche) in accoglimento del relativo motivo di ricorso che la decisione della Corte d’Appello di Milano è stata cassata dai giudici di legittimità: essa non avrebbe accertato con il necessario rigore l’uso ultra-quinquennale continuativo e tollerato del marchio posteriore oggetto del giudizio.

Sempre sotto il profilo processuale, nell’accogliere un ulteriore motivo di ricorso, la Cassazione ha inoltre affermato che la domanda di nullità del marchio posteriore altrui non avanzata nell’atto introduttivo del giudizio, ma proposta nel primo atto utile successivo alla domanda di convalidazione proposta dal convenuto, non può considerarsi tardiva: si tratta, infatti, di forma di reconventio reconventionis ammessa dalle regole di procedura civile.